특허는 등록을 받은 국가 내에서만 권리 행사가 가능하기 때문에 진출국가마다 해외특허를 취득해야 한다. 오랜 기간 공들여 국내에서 특허를 등록받았다 한들 해외에서는 별도의 절차를 거쳐야 한다는 의미이다.
일반적으로 해외특허는 국내에서 특허출원을 진행한 뒤 신청하다 보니 심사 기준일이 국내에 비해 늦어질 수밖에 없다.
이러한 점을 해결하기 위해 동일한 발명에 대하여 해외특허의 심사 기준일을 국내 특허 출원일로 앞당길 수 있도록 하였고, 해당 제도를 활용하고자 한다면 국내 특허출원일을 기준으로 1년이 지나기 전에 해외특허를 신청하면 된다.
여기서 1년이라는 기간 때문에 헷갈려하는 출원인들이 많은데, 국내 특허출원일로부터 1년이 넘었다고 해서 해외특허 출원이 불가능해지는 것은 아니다.
다만 가능성 측면에서 확률이 크게 떨어질 수 있고 1년 6개월이 지난 시점이라면 이미 국내에서 해당 발명이 공개될 것이므로 등록을 기대하기는 어렵다.
한편 1년이 지나기 전에 해외특허를 출원하려 계획했으나 예상과는 다르게 국내특허에 대한 등록 여부 확인이 늦어지는 경우도 적지 않다.
기업 입장에서 봤을 때 국내 특허 등록 여부도 모른 채 해외에 특허출원을 결정하는 것은 쉽지 않을 것인 바, 이러한 경우라면 PCT출원 제도를 활용해 볼 수 있다. 여러 국가에 출원을 하고자 한다면 비용적인 측면에서도 이점을 갖고 있는 제도이다.
구체적으로, 국내특허 출원 후 1년이 되기 전 PCT출원을 하면 30개월 내에만 해외특허를 출원하면 우선권주장이 가능하다. 30개월의 시간을 확보하여 해외특허출원을 준비할 수 있는 셈이다.
물론 30개월을 무조건 기다려야 하는 것은 아니고, 이미 진입준비가 끝났다면 조기에 신청할 수도 있다.
정리하자면, 비용에 대한 부담이 있고 기간 단축이 필요한 상황이라면 개별국출원으로 진행하는 것이 유리하고 1년 내에 해외특허 출원 결정이 어렵거나 진출국가에 대한 확신이 없는 경우 등이라면 PCT출원을 선택하는 것이 유리한 방법이다.
특허법인 테헤란 윤웅채 변리사는 “해외특허를 준비할 때 개별국출원과 PCT출원을 선택하려면 많은 부분들을 체크해 보아야 한다. 우선 1년이 지났는지 여부를 확인하여 전문가와 상의한 후 방향성을 검토해 보는 것이 좋은 방법이다”라며 해외특허 시기의 중요성을 강조했다.
PCT국제출원을 통해 한 번의 신청만으로 다수국에 직접 출원한 효과를 이끌어낼 수 있으나 지정국에 진입할 시 심사를 재차 받아야 하는 번거로움이 있으며 심사에 대하여 개별국 출원만큼의 비용 부담이 발생하기에 다수국 진출을 계획 중일 시 선택해 볼 수 있는 절차라는 점을 염두에 두고 방법을 택해야 한다는 것이 다수 변리사들의 의견이다.
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